最初の拒絶通知

　審査官が特許できないと考えたときには拒絶通知（Office Action）を通知します（35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2)）。通常の出願（継続出願以外の出願）については、１回目の実体的拒絶通知は「最初の拒絶通知（first Office Action, non-final Office Action）」になります。この「最初」か否かは、補正できる範囲などに影響します。

　拒絶通知には、実体面に関するクレームのリジェクション（rejection of claims（37 CFR 1.104（c）））の他に、形式面に関するオブジェクション（objection）が含まれる場合があります（35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.104(a)(2)）。リジェクションを受ける場合としては、例えば新規性や非自明性の規定（35 U.S.C. 102, 103）に違背する場合などが該当します。また、オブジェクションを受ける場合としては、例えば図面が規則（37 CFR 1.85）に従っていない場合などが該当します。なお、新規性や非自明性によるリジェクションの場合、通常、その根拠となる引用例（先行技術文献等）が示されます。

　拒絶通知を受けた出願人は応答しなければなりません（37 CFR 1.111(a)）。所定期間内（37 CFR 1.134, 1.136）に応答しないとその出願は放棄されたものとなります（37 CFR 1.135(a)）。

　拒絶通知への応答は「amendment（補正）」および「remarks（意見）」を記載することができます。但し、拒絶通知中の全ての事項について応答しなければなりません（37 CFR 1.135(b), MPEP §714.02）。出願人から応答があった場合、審査官はさらに審査しなければなりません（37 CFR 1.112）。

　明細書および図面を補正する際、新規事項（new matter）を追加する補正は認められません（35 U.S.C. 132(a), 37 CFR 1.121(f)）。具体的には新規事項違反の態様には以下のように2種類あります（MPEP §714）。

(a) クレーム以外への新規事項追加は、第132条の規定（35 U.S.C. 132）に違反するものとしてオブジェクションを受け、当該補正のキャンセルを要求されます（MPEP §706.03(o), §2163.06）。これに不服な出願人は、請願書（petition）を提出することができます。

(b) クレームへの新規事項追加は第112条(a)の規定（35 U.S.C. 112(a)）に違反するものとしてリジェクションを受けます（MPEP §706.03(o), §2163.06）。この場合は、拒絶査定に対して審判請求（appeal）をすることができます。

　但し、新規事項を追加しない補正であれば、新規争点（new issue）を提起するような補正をすることは可能です。この点、最終拒絶通知の際の補正とは大きく異なります。但し、拒絶通知を受けた後は、別発明にシフトする補正は認められません（MPEP §821.03）。

　拒絶通知に対する応答期間（37 CFR 1.134）として設定される期間（shortened statutory period）は3ヶ月です（MPEP §710.02(b)）。但し、方式的拒絶理由しか含まれていない場合は、2ヶ月となります。これら応答期間は、当初の設定期間を含めて合計6ヶ月まで延長（extension of time）することができます（37 CFR 1.134）。また、最終日が土曜日、日曜日、または、ワシントンD.C.の祝日に当たる場合は、次の実働日まで応答することが可能です（37 CFR 1.7）。この応答期間内に応答しないとその出願は放棄されたものとなります（37 CFR 1.135）。

　なお、応答期間の延長をするためには、応答時に請願書（37 CFR 1.136(a)(1)）を提出するとともに延長料（37 CFR 1.17(a)）を支払わなければなりません。これらの手続は応答時に行えばよく、当初の設定期間内に行う必要はありません（37 CFR 1.136(a)(2)）。

　拒絶通知を受けた際、審査官とのインタビューの機会を設けることができます。インタビューは、継続出願等を除き、通常は拒絶通知後に設けられます（37 CFR 1.133(a)(2), MPEP §713.02）。拒絶通知前にインタビューを要求すると、先行技術の提出を求められる場合があります（MPEP §713.02）。これに対し、拒絶通知前のインタビューを推進するプログラムも試行されています。インタビューは、面談、電話会議、ビデオ会議、電子メールにより行われます（MPEP §713）。面談については、日本からの出願の場合、通常は現地の代理人が対応することになります。

　面談によるインタビューは、特許商標庁内（審査官の部屋、会議室、ビデオ会議センターなど）において、就業時間中に行われます（37 CFR 1.133(a)(1) , MPEP §713.01）。インタビューの結果として、日時や出席者名などを含む概要（Interview Summary）が記録されます（MPEP §713.04）。但し、インタビューは応答の代わりにはなりませんので、インタビューをした場合でも書面による応答は別途しなければなりません（37 CFR 1.133(b)）。なお、設定された応答期間が経過していた場合でも、インタビューの際に延長料を支払う必要はありません（MPEP §713.09）。

　インタビューは、代理人費用を要しますが、特許可能な補正案に到達できることが多く、また、その記録も大変簡潔なもので禁反言になり難いため、出願人にとって有効な手段といえます。